대법원이 결합상표의 요부 판단 기준을 명확히 정리하며 상표권 침해 판단의 법리를 재확인했다. 결합상표에서 특정 부분만을 요부로 한정할 수 없고, 각 구성 요소가 독립적인 출처표시 기능을 수행할 수 있다면 요부가 될 수 있다는 점을 분명히 했다.
상표권 침해 여부를 판단함에 있어 결합상표의 요부 판단은 핵심 요소로 작용한다. 상표 전체가 서로 다르더라도 식별력 있는 부분이 유사하다면 침해가 성립할 수 있기 때문이다. 대법원은 최근 판결을 통해 이러한 요부 판단 기준을 보다 구체적으로 제시했다.
문제가 된 사건에서 피고인은 립스틱 제품에 ‘CATALIC Narcisse Nudism Holic Matte Lipstick’이라는 상표를 사용했다. 이에 대해 피해 회사는 ‘누디즘 NUDISM’ 상표를 화장품류로 등록해 보유하고 있었으며, 사용상표 중 ‘Nudism’ 부분이 등록상표와 유사한지가 쟁점이 됐다.
원심은 피고인의 사용상표에서 ‘CATALIC’ 부분만을 요부로 판단했다. 해당 부분이 등록상표와 유사하지 않다는 이유로 상표권 침해를 부정했다. 그러나 대법원은 이러한 판단이 결합상표의 요부 법리를 오해한 것이라고 봤다.
대법원은 결합상표의 요부가 반드시 하나로 제한되는 것은 아니라고 판단했다. 상표를 구성하는 각 부분이 일반 수요자에게 독립적인 출처표시 기능을 수행할 수 있다면, 해당 부분 역시 요부로 인정될 수 있다는 것이다. 이는 전체관찰의 원칙과 요부 대비 법리를 종합적으로 고려한 판단으로 해석된다.
특히 대법원은 ‘Nudism’이라는 표현이 화장품의 품질이나 효능을 직접적으로 나타내는 용어가 아니며, 일상적으로 널리 사용되는 표현도 아니라고 보았다. 일반 수요자가 쉽게 관념하기 어렵다는 점에서 식별력이 인정된다고 판단했고, 이에 따라 해당 부분은 결합상표의 요부에 해당한다고 보았다.
이 같은 요부 판단을 전제로 대법원은 사용상표의 ‘Nudism’ 부분이 등록상표 ‘누디즘 NUDISM’과 철자 및 호칭이 동일하고, 지정상품과 사용상품 역시 립스틱으로 동일하거나 유사하다고 보았다. 그 결과 수요자에게 출처 혼동을 일으킬 우려가 있어 상표권 침해가 성립한다고 판단했다.
이번 판결은 결합상표에 여러 브랜드 요소를 결합하더라도 침해 위험이 자동으로 해소되지는 않는다는 점을 분명히 했다. 상표를 구성하는 각 요소가 독립적인 식별력을 갖는지 여부가 침해 판단의 중요한 기준이 될 수 있다는 점에서, 향후 브랜드 네이밍과 상표 사용 실무에 적지 않은 영향을 미칠 것으로 보인다.
- 칼럼니스트 특허법인 서한 변리사 김동운
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- 학력
- 고려대학교 기계공학과
- 경력
- 특허청 특허심판원 국선대리인
- 중소벤처기업부 중소기업 기술보호 지원반
- 발명진흥회 특허기술평가 전문위원
- 발명진흥회 지식재산 가치평가 품질관리 외부전문가
- 중소기업중앙회 경영지원단
- (사)서울경제인협회 지식재산 자문위원
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